Una vez desarrollado e identificado un activo intangible se abren para la dirección de la organización varias alternativas para poder explotar dichos activos intangibles. Una de estas posibilidades es la concesión de licencias o llevar a cabo la cesión de la titularidad para que los explote un tercero.

En relación con la posibilidad de licenciar o ceder la titularidad de los desarrollos obtenidos a un tercero, así como para preparar la posibilidad de establecer una negociación con tal fin, la organización deberá plantearse y contestar una serie de preguntas sobre algunos temas específicos. La gran mayoría de estas preguntas son igualmente válidas si nos encontramos en el lado opuesto de la negociación y lo que queremos es obtener una licencia o que se ceda una determinada tecnología a nuestra compañía.

En el presente post, queremos apuntaros algunas de estas preguntas que deberéis responder antes de continuar con el proceso de licencia o cesión de los activos intangibles o la tecnología desarrollada e identificada.

Partes, objeto, alcance, exclusividad, duración:

1. ¿Está perfectamente identificado qué es lo que se quiere licenciar o ceder? ¿Cuál es la mejor manera de delimitar este punto?

2. ¿Es el contrato es de duración determinada? ¿Se podrá poner fin a la licencia o revertir la cesión? ¿Cómo?

3. ¿A qué actos de explotación de la tecnología se extenderá la licencia: fabricación, exportación de la tecnología o los productos licenciados, etc.?

4. ¿A qué territorios alcanza?

Transmisibilidad

1. ¿Puede el licenciatario y/o el cesionario ceder o sublicenciar a terceros sin autorización del licenciante o cedente? En su caso, ¿A qué terceros?

2. De existir restricciones a la libre transmisibilidad, ¿qué sanciones se han previsto en caso de incumplimiento de esta obligación?

Asistencia técnica y formación

1. ¿Qué compromisos de formación y de suministro de información o de apoyo al licenciatario asumirá el licenciante?

2. ¿Con qué periodicidad debe suministrarse esa información?

Contraprestación

1. ¿Cuál es el precio que se deberá pagar? ¿Se ha previsto la forma y fechas de pago?

2. ¿Cuál es la mejor manera para calcular el importe de los royalties a pagar? ¿Depende este importe del número de productos fabricados o vendidos? ¿es susceptible de ser incrementado? ¿en qué supuestos?

3. Si el importe de los royalties depende de las unidades fabricadas o vendidas ¿se ha previsto un mínimo? ¿En qué periodo debe alcanzarse? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?

4. ¿Se ha previsto la facultad de auditar la contabilidad del licenciatario o cesionario?

5. ¿Se ha previsto el régimen de designación del auditor contable o la persona que actuará como auditor?

6. ¿Se ha previsto la forma y el plazo en que deberá realizarse la auditoría? ¿y el alcance de la información a la que podrá tener acceso el auditor?

Confidencialidad y alcance

1. ¿Con respecto a exactamente qué información viene obligado el licenciatario o cesionario a observar el deber de confidencialidad?

2. ¿Es necesario exigir que el licenciatario o al cesionario firmar acuerdos de confidencialidad con trabajadores y/o con terceros? ¿Es conveniente obligar al cesionario/licenciatario a someter a la autorización del cedente/licenciante el clausulado de dichos acuerdos de confidencialidad? ¿Se van a prever consecuencias en caso de incumplimiento por el licenciatario de esta obligación? ¿Cuáles?

3. La información con respecto de la cual existe un deber de confidencialidad, ¿debe mantenerse confidencial siempre o durante un periodo determinado? ¿cuánto tiempo?

4. ¿Se han previsto medidas adecuadas para garantizar el licenciatario u otros terceros no divulgarán los secreto?

Mejoras, ampliación y actualización

1. ¿Cuál debe ser el régimen de actualizaciones, ampliaciones y mejoras?

2. ¿Cómo se identificarán las mejoras?

3. ¿Quién será el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las mejoras?

Régimen de responsabilidad

1. En caso de que un tercero invoque un derecho anterior que considere infringido ¿se va a prever el procedimiento a seguir y el régimen de responsabilidades? Y si el titular de ese derecho anterior hiciera valer su derecho anterior y prosperará sus acciones legales ¿quién deberá hacer frente a esas indemnizaciones?

2. ¿Debe contener el contrato alguna cláusula de indemnidad del cedente o licenciante para el supuesto de que la información licenciada invada derechos de terceros?

3. ¿Debe prever el contrato alguna cláusula de indemnidad para que el licenciatario o cesionario responda frente a reclamaciones de terceros por actos u omisiones negligentes?

4. ¿Va a ofrecer el licenciante/cedente garantías sobre la información objeto del contrato?

5. ¿Se ha previsto un límite máximo a la responsabilidad?

6. ¿Qué responsabilidades sobre contingencias se van a excluir?

Resolución y protocolo posterior

1. ¿Se va a regular un procedimiento de resolución amistosa de eventuales conflictos previos a la reclamación judicial sobre eventuales incumplimientos?

2. ¿Se han previsto las causas de resolución anticipada? ¿Qué se va a prever para el momento de resolución del contrato?

3. ¿Cuáles son las medidas adecuadas para garantizar que el cesionario o licenciatario no retendrá ningún tipo de derecho o información secreta una vez extinguido el contrato?

4. ¿Alguna de las cláusulas del contrato de licencia deberá mantener su vigencia tras la resolución del contrato? ¿durante qué periodo? ¿Con qué finalidad? ¿En qué términos?

5. ¿Se han previsto medidas adecuadas para garantizar que el tercero al que se licencia el activo intangible no utilizará el mismo una vez extinguido el contrato de licencia?